アミチ、CAFCでのローゼンに対する大法廷チャレンジで発言

「AIPLAは、既存の枠組みを変更することは『40年以上にわたってそれなりにうまく機能してきた意匠特許法の難しい分野に重大な不確実性をもたらす』と警告した。」

今週、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）で、LKQコーポレーション対GMグローバル・テクノロジー・オペレーションにおける2023年1月の判決に対する異例の大法廷審査に10人の法廷審問が行われた。 この判決は、LKQがGMの意匠特許が予期されていた、あるいは自明であったであろうという証拠を優位に示しなかったとする特許審判控訴委員会（PTAB）の判決を追認した。

大法廷控訴では、CAFC に対して次の 2 つの質問について検討するよう求めています。

「1. In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) および Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed Cir. 1996) に基づくデザインの自明性を評価するための厳格なアプローチは、 KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.、550 US 398 (2007) における最高裁判所の 35 USC § 103 の解釈と一致しています。 そして

2. KSR および 35 USC §171 と一致し、自明性を評価するための前提条件として特許請求された意匠と基本的に同じ一次参照を特許異議申立人が特定するという現在の要件と、意匠の変更を許可するさらなる制限を置き換えるべき基準は何ですか。一次参考文献に「非常に関連性がある」二次参考文献があり、一方の装飾的特徴の出現により、それらの特徴が他方にも適用されることが示唆される場合にのみ、一次参考文献とする。」

いわゆるローゼン・ダーリングテストでは、まず、In re Rosen (CCPA、1982) に基づいて、裁判所が「その設計特性がクレームされた設計と基本的に同じである」先行技術文献を特定することが求められます。 次に、Durling v. Spectrum Furniture Co.、101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir., 1996)) に基づき、そのような参照が特定された場合、裁判所は、今後出てくる他の参照に基づいてそれを修正できるかどうかを検討します。 「主張されているデザインと同じ全体的な外観」を備えています。

LKQは、3月の大法廷再審理を求める申し立ての中で、CAFCとその前身裁判所は40年間にわたって意匠特許の自明性の判断に「厳格なアプローチ」を適用してきたこと、およびKSRインターナショナル対テレフレックスにおける最高裁判所の2007年の判決は次のように主張した。 Inc.はそのようなアプローチを明示的に却下しました。

CAFCは最終的に1月の判決で「最高裁判所からの明確な指示がない限り、我々は合議体としてローゼンやダーリングの判決を覆すことはできない」と述べた。 しかし、6月に裁判所は大規模審査を認めた。

月曜日に提出された10件の準備書面のうち6件はLKQを支持しており、4件はどちらの政党も支持せずに提出された。 GMを支持するアミカスの準備書面は2023年10月12日までに提出される予定だ。

米国知的財産法協会（AIPLA）は、どちらの当事者も支持していないが、「意匠特許の文脈における非自明性を評価するためのローゼン・ダーリングの枠組みは、事実調査者に十分な余地を残した拡張的かつ柔軟なアプローチを提供することでKSRの原則に準拠している」と述べた。常識、論理、正しい判断力を働かせてください。」 AIPLAは、既存の枠組みを変更することは「40年以上にわたってそれなりにうまく機能してきた意匠特許法の難しい分野に重大な不確実性をもたらすだろう」と警告した。

AIPLAは、自明性に対するKSRアプローチの起源を指摘し、KSRにはローゼン・ダーリングテストを覆したり廃止したりするものは何もないと説明した。 KSRの最高裁判所は、「規則や構造化された分析枠組みはそれ自体に問題があるわけではなく、むしろ『事実調査者が常識に頼ることを否定する』場合にのみ問題となる」と指摘した。

米国側の準備書面も同様に裁判所に対し、ローゼン・ダーリングの枠組みを実質的に保持するが、「ローゼンの『基本的に同じ』という用語を、適切な出発点があるかどうか調査官または他の事実調査官に質問するよう指示する文言に置き換える枠組みを明確にするよう求めている」または、クレームされた意匠と同様の全体的な視覚効果を広く持つベースリファレンス。」